La entrada en vigor de la Ley N° 21.355 modificó sustancialmente el sistema marcario chileno al introducir la acción de caducidad por falta de uso, poniendo fin a un régimen atributivo formal casi absoluto y obligando a las corporaciones a acreditar la explotación comercial real y efectiva de sus intangibles.
Marco Normativo Aplicable
El régimen de caducidad por no uso en el ordenamiento chileno se encuentra consagrado en la Ley N° 19.039 de Propiedad Industrial, tras las reformas introducidas por la Ley N° 21.355. Sus disposiciones clave abarcan:
- Artículo 27 bis A: Regula la procedencia de la acción de caducidad total o parcial del registro si la marca no hubiere sido utilizada de manera real y efectiva en Chile durante los cinco años consecutivos anteriores a la demanda.
- Artículo 27 bis B: Define las causales de fuerza mayor o caso fortuito e impone el principio de carga dinámica de la prueba sobre el titular demandado.
- Artículo 27 bis C: Consagra la excepción y demanda reconvencional de caducidad por no uso frente a oposiciones o nulidades deducidas por terceros.
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Tratados Internacionales: Articulación con el Art. 5.C(1) del
Convenio de París
y los Arts. 15.4 y 19 del Acuerdo sobre los ADPIC (TRIPS).
Análisis del Problema Técnico o Controversia Jurídica
Históricamente, el derecho sobre una marca en Chile se mantenía indefinidamente mediante el pago de tasas de renovación decenal, favoreciendo la acumulación de portafolios defensivos y el bloqueo comercial (trademark hoarding). La reforma actual plantea tres ejes críticos para las fiscalías corporativas:
1. Concepto de «Uso Real y Efectivo»: La legislación no exige una cuota de mercado preponderante ni ventas mínimas rígidas. Sin embargo, se rechaza de plano el uso puramente formal o simbólico (token use). El uso debe responder a una explotación comercial auténtica y continua en el tráfico mercantil.
2. Caducidad Parcial por Especialidad: Si la falta de explotación sólo afecta a una porción de los productos o servicios amparados bajo una misma clase de Niza, la cancelación se restringirá a los renglones desatendidos. Si una empresa registró la Clase 9 completa pero sólo vende software, perderá la protección sobre hardware y dispositivos ópticos.
3. Inversión de la Carga Probatoria (Carga Dinámica): Rompiendo la regla general del Código Civil, al demandante le basta afirmar fundadamente la falta de uso. Corresponde exclusivamente al titular demandado la carga procesal de aportar antecedentes concluyentes de comercialización.
| Elemento Jurídico | Régimen Histórico | Régimen Vigente (Ley N° 21.355) |
|---|---|---|
| Exigencia de Uso | Inexistente; conservación por pago de tasas. | Obligatorio; riesgo de caducidad total o parcial. |
| Carga de la Prueba | Probar quien afirma la falta de uso (Regla general). | Carga dinámica: recae 100% en el titular demandado. |
| Defensa Reconvencional | Inaplicable en juicios de oposición. | Procedente frente a oposiciones de marcas inactivas. |
| Efecto sobre Cobertura | Mantenimiento de títulos de clase completos. | Reducción estricta a los productos con venta acreditada. |
«Al actor le basta afirmar fundadamente la inexistencia de uso en Chile para trasladar íntegramente sobre el titular demandado el gravamen de aportar pruebas de comercialización.»
Criterios Jurisprudenciales e Interpretativos
El Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) y el Tribunal de Propiedad Industrial (TDPI) han alineado sus fallos con la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (criterios de los casos Ansul y Minimax):
- Consistencia Cronológica de la Prueba: Facturas aisledas o ventas marginales emitidas inmediatamente antes de cumplir los 5 años carecen de mérito si responden a una maniobra artificial para eludir la acción.
- Explotación por Terceros Autorizados: El uso efectuado por filiales, distribuidores o concesionarios aprovecha al titular sin requerir la inscripción formal de la licencia en INAPI.
Recomendaciones Estratégicas B2B para la Empresa
- Auditoría y Depuración de Portafolio: Categorizar los registros en activos comerciales, licenciados y defensivos. Respecto de los defensivos inactivos, evaluar reestructuraciones estratégicas.
- Expediente Digital de Prueba (Evidentiary Dossier): Recopilar periódicamente facturas con identificación precisa del producto, Declaraciones de Ingreso Aduaneras (DIN) y auditorías de inversión publicitaria en Chile.
- Activación de Demanda Reconvencional: Frente a oposiciones de competidores basadas en marcas con más de 5 años de antigüedad, deducir la demanda reconvencional de caducidad por no uso para neutralizar la posición del oponente.
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Fuentes Legales Primarias:
Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (BCN): «Ley N° 19.039 de Propiedad Industrial» / Diario Oficial: «Ley N° 21.355 sobre Modificaciones al Sistema de Propiedad Industrial».
